1.3.2019
INTEL
> Intelektualna lastnina

Kaj prinaša predlagana novela Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1) na področju blagovnih znamk?

Sredi januarja 2019 je bil objavljen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (»novela ZIL-1«), ki v slovenski pravni red prenaša Direktivo 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 (»Direktiva«). Rok za prenos Direktive v nacionalne pravne rede je bil 14. 1. 2019, z izjemo določbe o prenosu pristojnosti za odločanje o razveljavitvi ali ugotovitvi ničnosti blagovne znamke s sodišč na urad za intelektualno lastnino, ki mora biti prenesena do 14. 1. 2023, zato le-ta v trenutni noveli ZIL-1 še ni predvidena.

Novela ZIL-1 (skladno z Direktivo) uvaja nekaj pomembnih novosti na področju blagovnih znamk. ZIL-1 je že v trenutni obliki določal absolutne razloge za zavrnitev registracije, ki pa so v noveli ZIL-1 nekoliko prilagojeni zahtevam Direktive – nabor absolutnih razlogov je namreč v noveli ZIL-1 nekoliko razširjen, natančneje, črtani so nekateri dosedanji razlogi, ker jih Direktiva ne dopušča več, dodani pa so novi, na primer nasprotovanje tradicionalnim izrazom za vina, nasprotovanje zajamčenim tradicionalnim posebnostim, nasprotovanje žlahtniteljskim pravicam, nasprotovanje drugim predpisom Republike Slovenije ali Evropske unije. To so razlogi zaradi katerih bo urad za intelektualno lastnino zavrnil registracijo po uradni dolžnosti in brez kakršnega koli ugovora prejšnjega imetnika kakšne pravice. Direktiva namreč taksativno (torej izrecno in tako, da zajema vse primere) določa, kateri vsi razlogi so dovoljeni – države članice dodatnih razlogov ne smejo imeti, lahko pa se odločijo, da nekaterih izbirnih ne uredijo. Dopolnjeni in nekoliko spremenjeni so tudi relativni razlogi za zavrnitev registracije.
Novela ZIL-1 (tudi skladno z zahtevami Direktive) daje velik poudarek na uporabo znamk. Novost v ZIL-1 bo tudi možnost uveljavljanja neuporabe kot načina obrambe v postopku za ugotovitev ničnosti ter kot načina obrambe v postopku ugovora. Navedeno je za blagovne znamke EU že predvideno v Uredbi (EU) 2017/1001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2017 o blagovni znamke Evropske unije (»Uredba«), z novelo ZIL-1 pa bo predvideno tudi v slovenskem pravnem redu. Pomenilo bo, da bo lahko na primer v postopku ugovora zoper prijavo znamke, prijavitelj kasnejše znamke zahteval, da vložnik ugovora predloži dokaze o tem, da je v obdobju petih let pred datumom vložitve prijave, svojo blagovno znamko začel resno in dejansko uporabljati za blago in storitve, za katere je registrirana. V kolikor imetnik prejšnje znamke takšne uporabe ne bo uspel dokazati (na ravni Uredbe so že izdane in objavljene številne odločbe in smernice o tem, kdaj se šteje uporaba za izkazano), bo njegov ugovor zavrnjen, lahko pa je zoper tako znamko nato vložena tudi tožba za razveljavitev zaradi neuporabe (slednje je sicer predvideno že v obstoječem zakonu). Imetniki znamk bodo torej pred vložitvijo ugovora morali razmisliti tudi, ali lahko dokažejo dejansko uporabo znamke in ali ne bodo z vložitvijo ugovora morda (po nepotrebnem?) pretirano izpostavljali svoje znamke.
Novela ZIL-1 širi tudi opredelitev znakov, ki lahko sestavljajo blagovno znamko. Po novem namreč ne bo več zahtevano, da je znak mogoče grafično predstaviti, temveč, da ga je mogoče predstaviti tako, da pristojni organi in javnost jasno in natančno ugotovijo, kaj je predmet varstva. To pomeni, da bo lahko varstvo podeljeno tudi npr. multimedijskim znakom, nekaterim zvočnim znakom in podobno.
Nove so tudi določbe o stvarnih pravicah na znamki, o znamki kor predmetu licence ter znamki kot predmetu izvršbe. Znamke so se sicer tudi že do sedaj pogosto zastavljale, sedaj pa boda ta vprašanja vsaj delno in osnovno urejena tudi v samem ZIL-1.
Za države članice so obvezne določbe o kolektivni znamki, ki jo je naša zakonodaja poznala že do sedaj, in se z novelo v ZIL-1 vnašajo le določene spremembe. Zakonodajalec pa se ni odločil za uvedbo garancijske ali certifikacijske znamke, ki jo kot neobvezno možnost predvideva Direktiva. Skladno z Direktivo »„garancijska ali certifikacijska znamka“ pomeni blagovno znamko, ki je opisana kot taka ob vložitvi prijave znamke in je z njo mogoče razlikovati blago ali storitve, ki jih je imetnik blagovne znamke certificiral v zvezi z materialom, načinom izdelave blaga ali opravljanja storitev, kakovostjo, zanesljivostjo ali drugimi lastnostmi, od blaga in storitev, ki niso certificirane«. So pa takšne blagovne znamke kot blagovne znamke EU predvidene v Uredbi.
Po zgledu Uredbe in postopka registracije EU blagovne znamke, novela ZIL-1 predvideva možnost obdobja po vložitvi ugovora zoper registracijo znamke, v katerem bi lahko imetnik in prijavitelj sklenila morebitno poravnavo (t.i. cooling-off period). Na tak način bo postopek mogoče prekiniti za do 6 mesecev.
V noveli ZIL-1 so seveda previdene tudi številne druge spremembe, med drugim na primer sprememba člena, ki določa pravice imetnika blagovne znamke (po novem lahko ta prepove na primer uporabo njegove znamke v primerjalnem oglaševanju, ki je v nasprotju s pravnim redom RS ali EU). Novela ZIL-1 ureja tudi prepoved pripravljalnih dejanj v zvezi z embalažo ali drugimi sredstvi, saj trenutni 47. člen ZIL-1 imetniku pravice omogoča prepovedi od trenutka opremljanja blaga ali embalaže z zavarovanim znakom, ne pa samega obstoja takšnih znakov (ki še niso nameščeni na določeno blago ali embalažo). Z dodanim členom »je določena pravica imetnika znamke, da prepove izvajanje pripravljalnih dejanj kršitve pravic iz znamke v zvezi z embalažo ali drugimi sredstvi. Če obstaja nevarnost, da bi se lahko embalaža, nalepke, listki, varnostne oznake ali naprave, oznake ali naprave za preverjanje pristnosti ali kakršnakoli druga sredstva, na katerih je nameščena znamka, uporabili v zvezi z blagom ali storitvami in bi takšna uporaba kršila pravice imetnika znamke, ima imetnik te znamke pravico prepovedati namestitev znaka, ki je enak ali podoben znamki, na to embalažo ali kakršnakoli druga sredstva, ter ponujanje ali dajanje na trg ali skladiščenje v te namene, uvoz ali izvoz embalaže ali drugih sredstev, na katerih je nameščena znamka.«
Poleg uskladitve z Direktivo novela ZIL-1 predvideva tudi postopen prehod v elektronsko poslovanje urada za intelektualno lastnino, določa pa tudi, da je po novem mogoče rok (na primer za podajo odgovora na ugovor) podaljšati le enkrat za enoto obdobje treh mesecev in ne več na primer trikrat po en mesec. S slednjim načinom podaljševanja so namreč nastajale nepotrebne obremenitve za stranke in urad, saj je bilo za vsako podaljšanje potrebno izdati sklep.