Kmalu bo začela veljati novela Zakona o industrijski lastnini

ZIL-1F) – katere so novosti, ki jih prinaša?

Državni zbor je dne 28. junija 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (»ZIL-1F«), ki bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Novela je trenutno v postopku pri Državnem svetu zaradi možnosti odložilnega veta. Če do slednjega ne bo prišlo, bo novela najverjetneje v Uradnem listu objavljena v naslednjih dneh in bo začela veljati s koncem julija 2023.

Najpomembnejše spremembe, ki jih prinaša ZIL-1F, so zlasti: (1) dodatne pristojnosti Urada za intelektualno lastnino Republike Slovenije (»Urad«), zlasti prenos pristojnosti za odločanje o zahtevah za razveljavitev znamke ter zahtevah za ugotovitev ničnosti znamke s sodišč na Urad; (2) podrobnejša opredelitev izjem iz patentnega varstva; (3) opredelitev začetka učinkovanja razveljavitve znamke; (4) spremembe roka za vložitev zahteve za podaljšanje rokov ter roka za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi; (5) podrobnejša opredelitev ustreznih dokazil ali mnenj, da prijavljen izum izpolnjuje pogoje novosti, individualnosti in industrijske uporabljivosti; in (6) prilagoditve besedila zakona zaradi začetka delovanja Enotnega sodišča za patente in uveljavitve enotnega evropskega patenta (oziroma evropskega patenta z enotnim učinkom) s Sporazumom o enotnem sodišču za patente, ki je začel veljati 1. junija 2023.

V nadaljevanju nekatere pomembnejše spremembe podrobneje predstavljamo.

I. Spremembe pri patentih

Prvega junija 2023 je začel veljati t.i. patentni sveženj v zvezi s patenti z enotnim učnikom ter s tem povezanim enotnim sodiščem za patente (»ESP«). Režim patentov z enotnim učinkom ter ESP bo določeno obdobje veljal vzporedno z dosedanjim režimom nacionalnih patentov in evropskih patentov (brez enotnega učinka). Imetniki evropskih patentov imajo v obdobju sedmih let (ki ga bo upravni odbor ESP lahko podaljšal za dodatnih sedem let) možnost, da svojo patentno prijavo, podeljen evropski patent ali dodatni varstveni certifikat izvzamejo iz izključne pristojnosti ESP. Ta izvzem lahko učinkuje do konca veljavnosti patenta oziroma na njegovi podlagi izdanega dodatnega varstvenega certifikata. Tako lahko teoretično vzporedna pristojnost nacionalnega sodišča in ESP traja 39 let (oziroma prek 40 let, če dopustimo še nekaj let, da se morebitni zadnji nacionalni sodni postopki zaključijo).

Z namenom zagotovitve čim večjega poenotenja nacionalnega patentnega prava s Sporazumom o ESP, so bile s spremembo ZIL-1F v zakon vnesene določene spremembe, ki bodo veljale za nacionalne patente ali (bolj pogoste) evropske patente, veljavne v Sloveniji (a brez enotnega učinka).

Poleg tega določbe ZIL-1 že dlje časa niso bile usklajene z revizijo Evropske patentne konvencije (»EPK 2000«). Novela ZIL-1F tako odraža tudi nekatere spremembe, potrebne zaradi uskladitve z EPK 2000. 

Spremembe, ki jih prinaša ZIL-1F na področju patentov zaradi navedenih poenotenj med drugim vključujejo:

Z novelo ZIL-1F se bo obseg varstva, ki ga nudi patent, poenotil s tistim, ki ga nudi patent z enotnim učinkom na podlagi določb Sporazuma o ESP. Obseg pravic iz patenta se bo do določene mere tudi razširil: Na primer, prvič bo v slovenski zakon vneseno – v tujini dobro znano in uveljavljeno – pravilo o prepovedi posredne kršitve patenta (ki ga je sicer slovenska sodna praksa do sedaj mestoma že priznavala). Nadalje, prvič je kot kršitveno ravnanje

• izrecno omenjeno skladiščenje. Novo kršitveno dejanje pa je tudi ponujanje s patentom zaščitenega postopka za uporabo (ob vedenju potencialnega kršitelja, da je postopek zaščiten).

• V zakon bosta izrecno vneseni določili glede možnosti patentiranja znane snovi za prvo ali drugo oziroma naslednje medicinske uporabe. V praksi so bili na podlagi EPK takšni patenti pogosti, a v Sloveniji do sedaj zanje ni bilo izrecne zakonske podlage. 

• Poenotilo se bo tudi pravilo o izjemah iz patentnega varstva. Ta sprememba naj v praksi ne bi povzročila (bistveno) drugačne presoje izjem iz patentnega varstva, temveč se s spremembo predvsem preprečuje možnost različne razlage te določbe v primerjavi z določbo člena 52(2) EPK. Z novelo ZIL-1F je (skladno z EPK) med drugim izrecno določeno, da računalniški programi kot taki niso izumi, za katere bi bilo na voljo patentno varstvo. 

• Prav tako se v zakon vnašajo spremembe glede omejitev pravic iz patenta, pri čemer ZIL-1F do določene mere povzema določila Sporazuma o ESP. 

Z ZIL-1F se spreminjajo tudi določene druge določbe ZIL-1 v zvezi s patenti; na primer glede: (i) postopka za potrditev veljavnosti evropskega patenta v Sloveniji; (ii) pristojnost Urada, da po uradni dolžnosti izda odločbo o ničnosti v register pri Uradu vpisanega evropskega patenta, če je bil evropski patent s strani Evropskega patentnega urada (»EPU«) razveljavljen v celoti;  (iii) možnosti naknadnega vpisa evropskega patenta v register pri Uradu, če je EPU zavrnil zahtevo za vpis enotnega učinka evropskega patenta; (iv) neobstoja hkratnega varstva za isti izum z različnimi patentnimi pravicami, ki so na voljo v oziroma za Slovenijo; (v) pisnih dokazil glede nacionalno podeljenih patentov; (vi) informacijskih storitvah Urada, in druge.

II. Spremembe pri znamkah

Z novelo ZIL-1F prihaja do pomembnejših sprememb tudi pri znamkah. Ena izmed pomembnejših sprememb, ki jih prinaša novela ZIL-1F je zagotovo prenos pristojnosti za odločanje o zahtevah za razveljavitev znamke ter zahtevah za ugotovitev ničnosti znamke s sodišč na Urad. S prenosom te pristojnost na Urad je Slovenija ustrezno prenesla določbe Direktive o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev). Rok za prenos omenjene direktive je sicer potekel že 14. 1. 2019.

Ne glede na prenos pristojnosti, pa sodišča še vedno ostajajo pristojna za odločanje o razveljavitvi in ugotovitvi ničnosti znamk v primerih, ko je v sporu zaradi kršitve znamke vložena nasprotna tožba za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti znamke. Direktiva o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami namreč ne izključuje sodnega varstva v postopkih razveljavitve ali ugotovitve ničnosti znamke, zato predlagana ureditev delno ohranja pristojnost sodišča. Taka ureditev dopušča strankam, da vsa vprašanja, ki so v medsebojni zvezi, rešijo v sodnem postopku, kar bo pripomoglo k učinkovitosti in ekonomičnosti postopka.

Sprememba, ki je prav tako povezana s prenosom Direktive o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, je tudi določitev dneva, s katerim se razveljavi znamka, kar je bilo do novele ZIL-1F neurejeno. Med strankami v sodnih sporih je zato prihajalo do nesoglasij o tem, od katerega trenutka dalje se znamka razveljavi, posledično pa se je pojavljalo tudi vprašanje morebitne neposredne uporabljivosti direktive zaradi zamude roka za njeno implementacijo. Novela ZIL-1F sedaj določa, da se znamka razveljavi z dnem pravnomočnosti odločbe in da razveljavitev znamke učinkuje od datuma vložitve zahteve za razveljavitev. Na zahtevo ene od strank pa se za datum učinkovanja razveljavitve lahko določi zgodnejši datum, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev. 

Novela torej določa, da razveljavitev znamke učinkuje že od datuma vložitve zahteve za razveljavitev ali še zgodnejšega datuma, na katerega je nastopil eden izmed razlogov za razveljavitev, torej za nazaj (ex tunc). Sprememba bo imela pomembno praktično posledico, saj bo uporaba tako razveljavljene znamke v vmesnem času trajanja postopka prav tako lahko med drugim pomenila tudi kršitev kakšne druge znamke (za razliko od dosedanje ureditve, kjer je taka nevarnost obstajala samo za morebitno uporabo po že zaključenem postopku).

III. Splošno

Nenazadnje, pa v zvezi z določitvami rokov novela ZIL-1F prinaša tudi nekaj splošnih sprememb, ki se nanašajo na vse pravice industrijske lastnine.

Novela ZIL-1F sedaj omogoča, da lahko vsaka stranka postopka vloži zahtevo za podaljšanje roka v skladu s členom 66 ZIL-1, kar so do sedaj imeli možnost storiti le prijavitelji ali imetniki pravic.  S to spremembo bo na primer tudi vložniku zahteve za razveljavitev znamke ali vložniku zahteve za ugotovitev ničnosti znamke omogočeno, da zahteva podaljšanje roka v skladu s členom 66 ZIL-1.

Prav tako pa novela ZIL-1F zaradi zagotovitve pravne varnosti določa tudi krajši rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi. Objektivni rok za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi je tako skrajšan iz šest (6) mesecev od dneva nastanka zamude na štiri (4) mesece od dneva nastanka zamude. S tem se bo torej stranke postopkov spodbujalo k hitrejšemu postopanju. Se pa bo določba o krajšem roku za vložitev zahteve za nadaljevanje postopka po zamudi začela uporabljati šele dva (2) meseca po uveljavitvi novele ZIL-1F. Upoštevajoč predviden začetek veljavnosti novele ZIL-1F, bo skrajšan rok tako začel veljati šele konec septembra 2023 ali v začetku oktobra 2023.

_____

1 Besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F), ki je bilo sprejeto na seji Državnega zbora RS dne 28. junija 2023, je dostopno na URL naslovu: https://imss.dz-rs.si/IMiS/ImisAdmin.nsf/ImisnetAgent?OpenAgent&2&DZ-MSS-01/1d4cbc2c2ce50404d7f8d63e43c42fee7f30d24d01b73f15d60322500b3a17bc (dostopno: 4. 7. 2023).

2Zakon o ratifikaciji Sporazuma o enotnem sodišču za patente (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 13/16 s spremembami, »Sporazum o ESP«).

3 Zakon o ratifikaciji Konvencije o podeljevanju evropskih patentov (Ur. l. RS – Mednarodne pogodbe, št. 19/02 s spremembami, »EPK«).

4 Prim. Opombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini z dne 6. 3. 2023, EVA: 2023-2180-0010, K 7. členu, str. 63-64.

5 V skladu s členom 103 Zakona o sodiščih (Ur. l. RS, št. 94/07 s spremembami, »ZS-1«) je za odločanje o sporih o pravicah intelektualne lastnine bilo sicer na prvi stopnji krajevno izključno pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani, razen za spore med delodajalci in delavci v zvezi z izumi, oblikami teles, slikami, risbami in tehničnimi izboljšavami.

6 Direktiva (EU) 2015/2436/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami (prenovitev) (Ur. l. EU, št. L 336/1 s spremembami, »Direktiva o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami«).

7 Prim. člen 121(4) ZIL-1F.

8 Prim. Opombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini z dne 6. 3. 2023, EVA: 2023-2180-0010, 2.3 Poglavitne rešitve, str. 20-21.

9 Prim. Opombe k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini z dne 6. 3. 2023, EVA: 2023-2180-0010, K 21. členu, str. 71